罗博文律师:跨境电商侵权风险和应对策略

2022-03-07
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作者:蓝海亿观网
来源: 蓝海亿观

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出海资讯罗博文律师:跨境电商侵权风险和应对策略

全球数字经济正因信息技术的发展快速崛起,打破地域限制和时间限制的线上销售模式迅速占领消费市场。中国的跨境电商也在同步发展,2020年进出口额达到1.69万亿元人民币,同比增长31.1%,今年继续保持了两位数的高速增长,前六个月实现了8867亿元,增长的速度是28.6%。随着跨境电商大量涌入市场,跨境纠纷亦相应陡增,其中涉及知识产权的摩擦最为常见。2019年在亚马逊平台上就曾爆发过大面积“独角兽”版权维权事件。权利人基于Flower Unicorn小花独角兽和Star Unicorn星星独角兽两个图案的版权提起侵权之诉,超过200个使用了这两个图案的跨境电商经营者无一例外地被判定为侵权,并被要求下架所有侵权产品、删除链接不得交易。

基于知识产权的强地域性、跨境知识产权纠纷迭起的现状,我国跨境电商经营者树立知识产权风险意识的迫切需求,浙江导司律师事务所(下称“本所”或“我们”)将以国内跨境电商经营者为主要视角,以知识产权为议题,结合典型案例及法规政策,向贵司提供此份《跨境电商法律速递》,旨在协助国内电商经营者规范日常经营活动、提高知识产权保护意识、防范交易侵权风险。

速递目录

1 现状阐述

2 风险揭示

3 应对策略

4 本所经验

5 法规政策

6 附件

特别提示:《跨境电商法律速递》仅代表作者本人观点,不代表浙江导司律师事务所或其律师出具的任何形式之法律意见或建议。如贵司有意就相关议题进一步交流或探讨,欢迎与作者本人联系。

电子邮箱:lbw@doslaw.com.cn.

b2b罗博文律师:跨境电商侵权风险和应对策略

1 现状阐述

1.1 中国跨境电商规模持续扩大

近年来,随着我国“一带一路”倡议的推进和跨境电商综合试验区的设立,中国跨境电商的规模疾速扩大。去年,传统销售模式因新冠疫情受挫,却恰为中国跨境电商向数字贸易转型制造机遇,在世界经济低迷、世界贸易被严重冲击的大背景下,我国外贸出口仍展现出快速回稳、持续向好的强大韧性。

2021年7月12日,国新办举行国务院政策例行吹风会,商务部部长助理任鸿斌在会上透露,跨境电商规模5年增长近10倍,市场采购贸易规模6年增长5倍。外贸综合服务企业超1500家,海外仓数量超1900个,加工贸易保税维修项目约130个。2021年7月13日国务院新闻办公室举行的新闻发布会上,海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文表示,据海关初步统计,上半年,我国跨境电商进出口继续保持良好发展势头,跨境电商进出口8867亿元,同比增长28.6%。其中,出口6036亿元,增长44.1%;进口2831亿元,增长4.6%。

1.2 跨境知识产权纠纷日益增多

随着我国跨境电商交易规模的扩大,相应的纠纷亦与日俱增,尤其是在知识产权领域遭遇的侵权诉讼极大抑制了跨境电商海外业务的拓展。2015年年初,因涉嫌销售仿冒产品,中国5000余名商户使用的PayPal账户被美国法院的临时限制令冻结,涉及金额高达5000万美元,不少商户的PayPal账户最终因应诉维权成本高、法律意识淡薄等因素被清零,中国跨境贸易企业遭受巨大经济损失。无独有偶,在2018年-2019年期间,小猪佩奇商标及著作权权利人娱乐壹英国有限公司聘请美国律师,以相似的“钓鱼取证”方式,再次利用法院的临时限制令,冻结了中国上千家企业的PayPal账户。2021年,跨境时尚巨头SHEIN在临近上市成功之际,被AirWair起诉称其蓄意出售假冒产品、蓄意侵犯商标权,陷入知识产权侵权风波。

1.3 我国高度关注跨境电商知识产权问题

2019年,习近平主席在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上发表主旨演讲时就指出我国将更大力度加强知识产权保护国际合作。习总书记还强调加强知识产权保护,不仅是维护内外资企业合法权益的需要,更是推进创新型国家建设、推动高质量发展的内在要求。习总书记明确指出中国将着力营造尊重知识价值的营商环境,全面完善知识产权保护法律体系,大力强化执法,加强对外国知识产权人合法权益的保护,杜绝强制技术转让,完善商业秘密保护,依法严厉打击知识产权侵权行为。

为促进对外贸易的良好发展、保障电商经营者的合法权益,我国先后出台了《国务院关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》、《“十三五”国家知识产权保护和运用规划》、《中华人民共和国电子商务法》、《关于完善跨境电子商务零售进口监管有关工作的通知》、《关于强化知识产权保护的意见》、《2021年全国知识产权行政保护工作方案》等法律法规、政策以完善知识产权保障体系,细化知识产权监管责任分配、明确知识产权的责任主体与划分、提高电商经营者的知识产权保护意识,以从容应对境外企业利用知识产权对我国跨境电商的制约。

然而,基于我国知识产权法律体系尚不完善、成熟,大量涌进的跨境电商缺乏知识产权保护意识、缺乏专业团队的强大保障等现实情况,我们理解,跨境电商在知识产权领域仍在遭受甚至可能长期遭受艰难困境。

2 风险揭示

2.1 法律体系的不完善使商户陷入困境

(1)保护意识匮乏导致侵权风险陡增

在互联网大数据的时代背景下,我国尚未形成全面管理、有效运行的网络知识产权保护体系,针对知识产权的相关规定亦较为分散地分布在各部门。基于此,我国的电商经营者对知识产权的认知不完全,对此的保护、审查意识薄弱,因而常存在“跟风销售热销爆款”、“随意转售”等极大可能导致侵犯知识产权的高风险销售行为。

以著作权为例,图片、文字、音像制品等均属于著作权的权利客体,但基于互联网的特殊性,上述权利客体在被转化为数字信息后易被他人随意下载和迅速传播。在突破地域限制的跨境交易中,未经他人允许利用他人上传的图片、文字来宣传或售卖自己的商品,售卖他人享有著作权的货物,随意转载甚至售卖非正版音像制品等行为均可能构成侵犯著作权,并被要求承担相应赔偿责任。鉴于多数商户法律意识淡薄,上述侵权行为层出不穷,致使侵权纠纷发生的可能性陡增。

(2)误判侵权责任易使侵权风险升级

不同国家对知识产权保护的程度、对侵权判定的标准、责任承担的规定存在一定的差异。基于我国知识产权法律体系不完善的现状,我国电商经营者常在实践中忽视上述差异,将国内的销售习惯、惯例延续至境外,并以国内法的认定标准判断境外销售行为的侵权风险,使得我国的跨境电商在知识产权领域常遭遇境外侵权诉讼甚至负担赔偿。以商标权为例,依据《中华人民共和国商标法(2019年修正)》第64条第2款的规定“销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品,能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的,不承担赔偿责任”,因此,在国内侵权纠纷中,电商常以“不知情”、“非故意侵权”等理由进行抗辩,但在境外,此抗辩理由通常不被采纳。以美国为例,此种情况下当事人即便能证明非故意侵权,也只可能避免惩罚性赔偿,无法避免应承担的其它侵权责任。

(3)低估境外保护程度致使责任加重

鉴于知识产权的强地域性,不同国家对知识产权的保护措施各异。以美国为例,首先,法律规定上,其对知识产权的保护程度要严格于我国。例如,对专利和商标的故意侵权,美国法律规定了3倍的惩罚性赔偿。在被告不如实披露或未披露侵权产品有关数据的情况下,原告和法院会选择法定赔偿。而对商标故意侵权的法定赔偿幅度可高达200万美元,远高于《中华人民共和国商标法》2019年修改之前规定的法定赔偿额300万元人民币及修改后的500万元人民币。

在防止假冒商标的措施上,依据美国反商标假冒制度,一般的假冒商标犯罪可能承担200万美元的罚款和最高10年的监禁;对于涉及药品和特定商品如军事物资和服务的假冒犯罪,则可能承担高达500万美元的罚款和最高20年的监禁,但依据《中华人民共和国刑法》第二百一十三条规定的“假冒商标罪”,最高处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

其次,司法实践上,美国确立的极具便捷性的临时禁令与执行程序为快速追责侵权行为提供有力保障。一般而言,若侵权诉讼发生,被告不积极应诉,则原告可以通过三个步骤申请快速执行以保障自身权利。

第一步,向法院申请以临时禁令(Temporary Restraining Order,以下简称TRO)冻结电商经营者的店铺和支付平台账户。TRO的有效期限虽短,一般不超过14天,但其无须经过听证程序,甚至无须通知被申请人,极具便捷性,以防止被告(被申请人)在得知消息后转移财产或者毁灭证据等。

第二步,在TRO失效之前(通常一周之内),原告可提出颁布初步禁令的动议,以确保听证后颁布的初步禁令能与TRO无缝对接。

第三步,法院颁布初步禁令后,将在短期内送达传票,被告通常须在21日内应诉(出庭,或递交答辩状),否则法庭将作出缺席判决。法院将在收到诉状之后的一个半月左右作出判决,赔偿金一般为10万美元至200万美元不等。

若被告(被申请人)消极应诉,赔偿金将在其被冻结的账户资金中扣除。如若账户资金不足以支付赔偿金,则被冻账户可能面临永久限制。被告(被申请人)的网上行为也将时刻受到原告的监督,如有新发现的其它收款账号(甚至包括国内银行账户),原告仍有权利继续申请法院强制执行。在我们代理的案件中,就曾有客户在遭遇侵权诉讼、账户冻结后更换新账户继续经营,而该新账户信息被追踪到后亦被申请执行,最终被限制使用。

2.2专业团队的缺乏使商户难摆脱困境

(1)未规范操作使商户难以预防侵权风险

基于知识产权意识薄弱,电商经营者在跨境贸易时往往缺乏售前自查。售前自查不仅包括查询已有专利规避侵权,还应涵盖市场尽调,考察市场容量、销售是否需要许可等。全面的售前自查是有效规避侵权风险的必由之路,但由于其极具专业性,多数电商经营者又缺乏专业团队的支持,因此售前自查的普及率不高,是故境外知识产权侵权纠纷数量居高不下。

(2)缺专业知识使商户难以从容应对诉讼

基于对境外诉讼流程的不熟悉、诉讼成本高、专业知识匮乏等因素,我国跨境电商在遭遇境外知识产权诉讼时通常怠于行使自身权利维权,甚至消极应诉,致使处于被动地位。以美国为例,综上文言,消极应诉甚至不应诉可能会承担更高额的赔偿金,甚至存在被永久限制跨境网络交易的可能。

3 应对策略

3.1全面预防侵权风险

(1)加强售前尽调

综前文述,售前尽调的缺乏易使商户陷入侵权风险,因此我们建议跨境电商在进入国际市场之前,对海外市场的业务领域进行完整详尽的商品侵权尽职调查,不仅需要通过检索相关专利网站以回避设计类似产品,还需定期确认销售的商品是否收到品牌或者商标的保护,进行转售是否需要相应的许可等,谨防侵犯其他企业或品牌的知识产权。

表一:常用专利商标查询网站

序号

查询网站

网址

1

世界知识产权组织

http://www.wipo.int/branddb/en/

2

美国专利和商标局网

http://www.uspto.gov/trademark/

http://www.tmquest.com

3

欧盟知识产权局

http://oami.europa.eu/

https://euipo.europa.eu/eSearch/

4

马德里国际商标查询网

https://www.wipo.int/romarin

5

英国商标查询网

https://www.ipo.gov.uk/

6

新加坡商标查询网

http://www.ipos.gov.sg/topNav/hom/

7

日本商标查询网

http://www.jpo.go.jp/

8

澳大利亚商标查询网

http://www.ipaustralia.gov.au

9

中国商标查询网

http://wcjs.sbj.cnipa.gov.cn

(2)注册商标

我们理解,知识产权的保护具有极强的地域特征,即在我国受到保护的商标权,在境外其他国家未必享有同等保护。商标作为跨境电商的重要标识,对其的保护具有必要性。基于此,我们建议跨境电商积极在出口国注册商标,防止品牌商标被抢注等情形的发生,降低境外应诉的可能。再者,在出口国注册商标不仅使跨境电商有权依当地法排除权利侵害,亦有利于提高产品的辨识度及消费者的信赖度,提升品牌市场价值,扩展交易规模。我们与美国律所在注册境外(美国)商标业务中有广泛且深入的合作基础,可以为客户提供专业、便捷、高效的境外(美国)商标申请服务。

(3)申请专利

若跨境电商所销售的产品、服务涵盖较高的技术要求,或极具创新性、具有可观的市场前景,我们建议跨境电商积极申请专利,以保障自身合法权益,日后一旦遭遇侵权,则具备权利基础向侵权方提出投诉、维权。且专利的成功申请亦有利于提升跨境电商的市场竞争力,刺激消费。我们与美国律所在注册境外(美国)专利业务中有广泛且深入的合作基础,可以为客户提供专业、便捷、高效的境外(美国)专利申请服务。

3.2 谨慎应对侵权诉讼

(1)积极应诉、及时止损

若遇已收到相关律师函,权利人准备提起侵权诉讼的情形,我们建议跨境电商经营者予以高度重视,勿存侥幸心理。于权利人及其律师而言,在提起侵权之诉之初已然完成了证据搜集、法律检索等前期准备,具有信息优势,在此前提下电商经营者如仍不应诉或者消极应诉,极易提高败诉概率,面临高额赔偿。但遇侵权认定基本无争议、胜诉几率渺茫的案件,我们则建议电商经营者选择积极促成和解,及时止损,将不利的后果降至最低。

(2)重视国内律师的作用

第一,国内律师的知识储备有利于快速识别应对路径:知识产权领域对于专业性的要求较高,侵权的认定及责任的承担需要专业律师基于理论储备和实践经验方可准确识别,并作相应的风险提示,以助当事人有效应诉。

第二,国内律师的桥梁作用有利于高效应对境外司法程序:对境外司法规定与程序的不熟知是我国跨境电商经营者在众多知识产权侵权诉讼中处于劣势的重要因素。基于对境外法律规定、司法程序的不了解,我国跨境电商经营者在遭遇境外诉讼时易被动陷入消极应诉状态,无法获取强有力的法律保障和专业帮助。因此,我们建议跨境电商经营者在遭遇境外诉讼时重视与国内律师、专业人员的交流,充分发挥其桥梁作用,委托国内律师直接对接境外纠纷所涉电商平台、纠纷相对方、境外服务机构,将提高彼此交流效率,有效节省因法域及文化背景不同可能引起的沟通成本和时间耗费。

再言之,跨境电商经营者更熟知国内律师,其表达的法律意见、专业意见不仅更具客观性,亦更能贴合国内跨境电商经营者的实际需求。同时,国内律师介入后,对境外诉讼进展的监督和推进亦是实现有效应对侵权诉讼、保障跨境电商合法权益的必要方式。(来源:罗博文律师)

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